依據 專利 說明書 及 專利 請求 來 做 以下 的 判斷 ： （一） 專利 說明書 上 所 描述 的 發明 是否 新穎 （ novel ） ？ 世界 14 上 所有 已 獲 或 未 獲 專利 之 發明 中 可否 找到 相同 者 ？ （二） 專利 說明書 上 所 描述 的 發明 是否 具 獨創性 ？ 是否 顯而易見 （ non-obvious ） ？ 相較 於 世界 上 所有 已 獲 或 未 獲 專利 之 發明 中 是否 具有 進步性 ？ （三） 專利 說明書 上 所 描述 的 發明 是否 實際 有用 （ useful ） ？ （四） 若要 給予 該 發明 專利權 ， 該 專利 說明書 所 揭露 是否 能 支持 該 專利 所 請求 的 範圍 ？ （五） 若要 給予 該 發明 專利權 ， 範圍 該 多 廣 才 不會 與 現有 專利 的 範圍 相 衝突 ？ 以上 前 三 項 是 與 所謂 的 「 可 專利性 」 （ patentability ） 有關 ， 後 兩 項 是 與 「 專利 範圍 」 （ patent scope ） 有關 ； 前者 是 「 給 或 不 給 」 專利 的 決定 ， 後者 是 「 給 多少 」 的 裁奪 。 一般而言 ， 專利 說明書 所 舉例 的 技術 範圍 較 窄 ， 而 專利 請求 所 宣告 的 理想 範圍 又 有 自我 膨脹 之 嫌 ； 審查 人員 所 裁奪 的 專利 範圍 通常 介於 兩 者 之間 ， 但 這 並 不 表示 當 專利 當局 授與 發明人 專利權 時 是 給 他 一塊 固定 大小 的 餅 。 首先 ， 該 發明 的 市場 大小 並 不 確定 ； 其次 ， 類似 功能 的 替代 者 或是 仿冒 者 也 會 來 搶奪 市場 。 專利 當局 所 授與 發明人 的 事實 上 只 是 一 個 消極 的 權利 （ negative right ） 去 排除 他人 使用 他 的 發明 。 專利 所有人 可以 經由 法院 訴訟 或 行政 救濟 程序 告發 仿冒 嫌疑 者 侵權 ， 仿冒 嫌疑 者 也 可 舉發 該 專利 不 成立 的 理由 或是 抗辯 專利 範圍 的 認定 。 真正 的 專利 範圍 是 靠 這些 排他 行動 塑造出來 的 。 因此 ， 從 本質 上 來 看 ， 專利 是 一 種 交易 契約 15 。 由 發明 者 主動 草擬 一 份 與 政府 的 契約 ， 上面 說明 新 科技 的 規格 ， 並 以 公開 技術 資訊 來 向 政府 交易 一 個 未知 的 市場 範圍 。 如果 政府 能 事先 開出 新 科技 的 規格 ， 那麼 政府 就 可以 獎金 的 方式 來 獎勵 最先 達到 這 個 規格 的 發明 者 。 如果 政府 能 事先 知道 新 科技 的 價值 ， 那麼 政府 就 可以 採購 這 個 新 發明 ， 提供給 全 社會 來 使用 。 但 一般而言 ， 政府 既 不能 事先 開出 新 科技 的 規格 也 不能 事先 知道 新 科技 的 價值 ， Wright （1983） 認為 這 就 解釋 了 為何 今日 政府 用來 促進 研發 的 主要 方式 是 專利 制度 （ patent ） 而 非 獎金 （ prize ） 或 採購 （ procurement ） ， 如 表 二 所 示 。 在 專利 制度 下 ， 政府 既 不必 事先 開出 新 科技 的 規格 ， 也 不必 事先 知道 新 科技 的 價值 ， 但 仍然 能 有效 地 促進 了 「 新穎性 ， 進步性 及 有用性 」 的 科技 發展 。 三 、 制度 的 關鍵 （一） 專利 只 能 保護 發明人 「 能夠 」 符碼化 在 文件 上 的 發明 內容 ── 專利 制度 是 藉著 符碼化 的 專利 資訊 來 協調 研發 的 機制 專利 知識 本質 上 就 是 只有 部分 排他性 （ 若 能 完全 排除 他人 使用 ， 廠商 就 會 靠 營業 秘密 法 來 保障 ， 而 不會 申請 專利 了 ） ， 發明人 藉著 公開 部分 的 資訊 來 交換 政府 的 法律 保障 。 要 注意 的 是 ， 政府 所 能 保護 的 並 不 是 發明人 心目中 的 技術 ， 而是 發明人 所 符碼化 出來 、 寫 在 專利 證件 上 、 被 專利 審查官 或 法官 解碼 之後 所 了解 的 技術 。 這 兩 者 之間 可能 會 有 極 大 的 差距 。 這 使得 專利 的 申請 、 審查 以及 侵權 訴訟 過程 被 許多 發明人 視為 畏途 ， 甚至 因此 而 否定 設立 專利 制度 的 必要 ， 或 不 願 申請 專利 。 對 社會 或 發明人 本身 這 都 是 一 種 損失 。 要 解決 這 個 問題 ， 首先 要 正視 一 個 現實 ： 將 技術 符碼化 成為 法律 文件 以及 解讀 文件 中 的 技術 都 需要 專業 的 能力 。 發明人 及 法官 需要 培養 這 種 專業 能力 ， 或是 需要 有 專業 的 代理人 （ 專利師 ） 作為 溝通 的 橋樑 。 彼此 如果 能 有 更多 的 共同 語言 （ 例如 審查 基準 ） ， 更 能 降低 誤解 。 這 種 促進 溝通 的 努力 不僅 是 在 維護 司法 的 正義 ， 也 在 傳譯 的 過程 中 做 知識 分類 及 加值 的 工作 ， 更 是 鼓勵 技術 研發 與 共享 的 社會 機制 ， 使得 發明人 願意 去 申請 專利 （ 因而 也 就 揭露 了 資訊 給 大眾 ） ， 也 使得 其他 發明人 知道 「 可以 研發 甚麼 」 及 「 如何 研發 」 。 所以 ， 專利 制度 事實 上 應該 要 成為 國家 創新 系統 中 的 「 協調 機制 」 ， 給予 發明人 獨佔 特權 只是 啟動 這 個 協調 機制 的 誘導 工具 。 雖然 專利法 賦與 專利 所有人 可以 排除 他人 運用 的 權利 16 ， 但 人為 的 排除 方式 畢竟 有 其 限度 ； 再 加上 專利 的 範圍 本來 就 只 是 一 個 文字 敘述 ， 實質 範圍 是 要 在 歷次 的 侵權 訴訟 中 決定 的 。 因此 我們 不能 把 專利 想像成 政府 給 發明人 的 一 塊 大 餅 （ 正面 的 權利 ） ， 本然 地 就 存在 ， 可以 放 著 慢慢 吃 ， 也 不 該 把 專利 訴訟 單單 看做 是 在 搶 大餅 。 實際 上 ， 餅 存在 於 各造 自己 的 想像 ， 侵權 的 發生 只是 表示 該 專利 真的 有 實施 的 價值 以及 協調 溝通 的 必要 。 專利 文件 是 知識 溝通 協調 的 基礎 ， 異議 、 舉發 及 侵權 訴訟 則 是 修正 文件 的 過程 。 一 個 有 效率 的 專利 制度 就 在於 能 將 這些 溝通 協調 的 成本 降到 最 低 。 既然 專利 制度 只 能 保障 符碼化 了 的 技術 部分 ， 我們 可以 預期 一 個 產業 技術 的 可 符碼化 程度 ， 將 決定 該 產業 的 研發 活動 對 專利 保護 的 依賴 程度 。 Mansfield （1986） __UNDEF__ 隨機 抽樣 一百 家 美國 公司 ， 發現 60% 的 製藥 發明 需要 專利 保護 才 會 去 進行 ， 卻 只有 5% 的 機械 工程 發明 需要 專利 保護 。 Levin et .
 
__UNDEF__ （1987） 進行 了 一 個 更 大規模 的 調查 ， 他們 訪問 了 橫跨 130 個 行業 的 650 家 廠商 ， __UNDEF__ 結果 發現 專利 僅 是 廠商 回收 研發 成本 的 眾多 手段 之 一 。 對於 生化 醫藥類 的